2014商标法新旧对比解读

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2014商标法新旧对比解读

一、新增了声音商标,企业又有了新的竞争利器

新商标法增加了一种可注册的商标类型,即声音商标,声音商标是非传统商标中相对使用最广泛的一种,声音商标主要集中在新媒体、多媒体等非传统企业以及一些知名企业的广告,如电影公司、广播公司,但对于传统行业来讲,声音商标也是较为重要的,知名企业应当积极利用法律新设设置的权利对企业的无形资产做到更全面的保护,一般企业可以申请声音商标的对象包括:

1 电视、广播广告中的配乐;

2 企业宣传片中的配乐;

3 公司司歌的主要旋律;

4 产品APP应用或其他电子出版物的启动、背景音乐;

5 公司网站的背景音乐等等

对于之前没有声音商标的企业,可以利用新法赋予的商标权,开展以声音为媒介的营销和市场宣传,配合日趋重要的电子商务渠道,有助于吸引更多的消费者,获得更好的市场效果。

二、一标多类

新《商标法》第二十二条第二款规定,“商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。”

“一标多类”是我国商标申请制度与国际接轨的一次重大变革。设置这一制度的出发点在于方便申请人针对同一商标在多个类别的注册申请,实施后将明显减少申请人商标申请的费用,这对规模较大、跨类经营较多以及注重保护性商标注册的企业无疑是个好消息。

三、增加诚实信用原则条款

新《商标法》第七条规定了“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。

将民事活动应遵循的基本原则明确写入《商标法》,目的在于倡导市场主体从事有关商标的活动时应诚实守信,同时对当前存在的大量商标抢注行为予以规制。可以预见的是,该条款将在日后的商标确权以及维权案件中作为兜底条款被大量适用。

四、设定了商标审查时限,商标申请的过程更加透明清晰

现行商标法对商标审查时限未作规定,导致企业商标注册的时间不确定,现行商标法实施十年来,商标审查的周期有较大的波动,商标注册审查一度需要四至五年,在2010年,商标局突击审查积压的商标申请,目前商标注册申请的审查周期已经能达到新商标的要求,新法规定商标局自收到商标申请文件9个月内完成审查,加上等候公告的时间,以及商标公告的3个月时间,一件顺利的商标申请能够在12-15个月内获得注册。

新商标法对审限的要求不只局限于注册申请,还包括异议、撤销、评审申请等,审查时限如下:

商标异议的审查时限自公告期满之日起12个月,经工商总局批准可以延长

6个月;

驳回复审的审查时限是复审申请之日起9个月,经工商总局批准可以延长3个月;

异议复审的审查时限自复审申请之日起12个月,经工商总局批准可以延长

6个月;

对于无效宣告申请,分为两种情况,基于商标法四十四条提出的无效宣告申请,审查时限自申请日起9个月,经工商总局批准可以延长3个月,基于商标法四十五条提出的无效宣告申请,审查时限自申请之日起十二个月,经工商总局批准可以延长6个月。

长期以来,商标异议、评审的周期较长,一件完整履行商标法所规定的四级审查的商标注册申请,常有十年都不能获得注册的案例,而根据相关规定,公告

期满三个月超过十年的商标,即使未核准注册还在确权案件中也应当办理续展申请,而多数企业认为只有获得注册证的商标才需要续展,这种时限超长导致申请人疏忽续展而丧失商标权的案例也时有发生。

商标审查时限的设定,有助于企业更好的进行市场规划和品牌拓展,也利于对品牌和创新的保护,但新商标法并没有对商标的变更、转让、续展申请设置审限,而现实工作中,这三种申请的时限也很重要,特别是商标转让的审查时限,可以使商标转让的双方准确预估商标权利转让法定生效的时间和流程,一定程度上能减少商标转让的纠纷,保护商标权利人的利益。

五、商标异议程序有较大调整

1 异议申请人资格的变化

现行商标法规定,商标注册申请初审公告后,任何人可以提出异议,在现行商标法实施过程中,出现了一些单位和个人恶意异议,甚至有人通过撤回异议为条件向商标申请人索取财物,新商标法针对恶意的情况对异议申请人的资格进行了限定:

认为公告商标违反了商标法第十、十一、十二条规定的,即可能侵犯公众利益的商标,任何人有权提出异议;

认为公告商标违反了商标法第十三、十五、十六、三十、三十一、三十二条规定,即可能侵犯特定权利人利益的,则只有在先权利人和利害关系人才能提出异议。

2 异议救济程序的变化

现行商标法中,商标注册异议首先由商标局审查作出裁定,对商标局的裁定不服可以申请商标评审委员会复审,对复审决定不服可以提起诉讼,这种程序使商标申请面临商标局、商评委、北京一中院、北京高院四级审查,商标注册时间长,商标申请人由此支付的法律服务费用也较高,新法针对这一引起较多企业反应的程序做了一定调整。

新商标法规定商标局对异议进行审查后作出准予或者不予注册的决定;对商

标局认为异议成立、不予注册的,被异议人可以申请复审,商标局认为异议不成立、准予注册的,则颁发商标注册证,被异议商标获得注册,异议人如果不服裁定,不能提出复审,只能提出宣告无效申请。

新法保留了注册申请人的异议复审权利,而异议申请人的复审权利丧失了,把异议人在被异议商标注册前的异议复审权利修改为注册后的无效宣告程序,此种调整有利于商标申请人尽快获得注册,但异议程序是相对的,如果异议申请人提出的是恶意异议,那么注册人的较快注册,有助于良好市场秩序的建设,但如果异议人是维护商标权利的驰名商标、著名商标权利人,那么涉嫌傍名牌的商标较早注册,则容易误导消费者,加大知名企业保护商标的难度,消费者的利益在一定程度上也容易受到损害。在现行异议实践中,商标局裁定异议不成立予以注册的商标,异议人通过复审及诉讼程序最终使傍名牌商标不予注册的案例是大量存在的。如果商标局不能严格规范异议审查,对知名商标进行较为合理的保护,新法的这一调整可能给一些傍名牌的企业可乘之机。

六、禁止使用驰名商标做宣传,驰名商标真正成为法律保护的武器

驰名商标的认定,曾经和中国名牌、免检产品的认定一样引起较大的社会非议,但驰名商标和前两种认定的本质区别在于,驰名商标认定是有法律依据的,且来源于国际公约《保护工业产权巴黎公约》六条之二的规定,巴黎公约的本意是对知名度较高的商标可与给与更大范围的保护,中国在1985年加入巴黎公约后逐步开始认定驰名商标,发展到现在,不少企业申请驰名商标认定的目的已经违背了巴黎公约的本意,不仅在企业眼里,甚至一些政府部门也把驰名商标当做是商标领域全国最高级别的荣誉,这引起了两方面较为突出的问题,一方面一些企业为求认定驰名商标,弄虚作假,甚至伪造事实,伪造案件,为了认定不择手段,另一方面一些享有区域性较高知名度的商标,由于达不到全国驰名的条件,在一些案件中不能得到按照巴黎公约的规定应当享受到的法律保护。

新商标法引起社会关注最大的焦点就是新法第十四条,该条规定生产、经营者不能将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及商业活动中。

新法的这项修改迎来了社会舆论的高度评价,企业利用驰名商标作为宣传,

容易被消费者误认为是行政机关或司法机关对商品质量和品质的保证,引起了一些消费者的反感,中国名牌认定的废止是在发生了全国轰动的恶性质量事故之后的亡羊补牢,而新法禁止使用驰名商标做宣传,则是防患于未然的运筹帷幄,从这一点看,新法的修改是值得肯定的。

驰名商标不能作为市场宣传的工具,将回归法律的本意,享有一定知名度的商标将更加容易得到法律的保护,但驰名商标认定的现状,不是商标注册机关或者商标权利人单方面造成的,有较为复杂的经济和市场因素,因此新法的这一改变被舆论叫好却让一些驰名商标权利人难以接受,我国围绕广告行为指定的相关法律法规的一个基本约束是要求广告内容真实,但真实的驰名商标认定不能广告,确实让一些人一时难以理解,很多企业现在还在观望,希望工商部门出台更细致的解释条款作为指引,但条款特别用引号标出的驰名商标字样,令人遐想,似乎变通的可能,还有些企业主观上希望此条款不针对已经认定的驰名商标,看来工商部门应当尽快厘清此条,以便商标权利人做好新法实施的准备工作。

七、商标和企业名称的冲突有了更高层次的法律保证

解决商标和企业名称冲突最早的法律依据是1999年颁布的《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》,业内一般称为99年81号文件,文件中明确:

商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性,下同),从而构成不正当竞争的,应当依法予以制止。

对商标权利人来讲,“依法予以制止”最直接的办法就是要求涉案企业变更侵权的企业名称,而对于变更名称的管辖权,81号文件是这样规定的:商标与企业名称混淆的案件,发生在同一省级行政区域内的,由省级工商行政管理局处理;跨省级行政区域的,由国家工商行政管理局处理。

即本省的向省级工商局投诉,跨省的向国家工商局投诉,但该文件的规定和《企业名称登记管理规定》有一定冲突。《企业名称登记管理规定》第五条规定:登记主管机关有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称,上级登记主管机关

有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜的企业名称。

对已登记注册的不适宜的企业名称,任何单位和个人可以要求登记主管机关予以纠正。

上述规定中的应当纠正的不适宜的企业名称,在《企业名称登记管理实施办法》中是这样解释的:

已经登记注册的企业名称,在使用中对公众造成欺骗或者误解的,或者损害他人合法权益的,应当认定为不适宜的企业名称予以纠正。

对比99年81号文件和《企业名称登记管理规定》,两者对侵权企业名称打击的目的是一致的,但有管辖权的机关不一致,根据后者的规定,商标权利人向工商机关提出纠正侵权企业名称的要求时,只能向该名称的登记主管机关提出。由于《企业名称登记管理规定》是国务院颁布的行政法规,99年81号文件只是国家工商局的规范性文件,因此,关于管辖权的规定应当以国务院颁布的《企业名称登记管理规定》为准。

在99年81号文颁布2年之后的2001年,国家工商行政管理局行政级别提升,名称改为国家工商行政管理总局,简称工商总局,同年,商标法进行了修改,在即现行的2001年版商标法,在次年9月15日实施的《商标法实施条例》中,关于商标和企业名称的冲突相关的条款是条例第五十三条,该条规定:商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。

上述条例明确规定应当按照《企业名称登记管理规定》来办理撤销侵权企业名称的申请,也就是说商标所有人只能向企业名称的登记机关来提出申请,且商标所有人的商标必须是驰名商标。

现行商标法中没有设置商标和企业名称冲突的解决条款,在商标法实施条例中虽然有相关规定,但保护的对象仅限于驰名商标,由于企业名称注册是区域性登记,商标注册是全国性登记,两种注册制度的差异给了不法分子可乘之机,利用他人享有知名度商标作为企业字号使用的不正当竞争行为越来越突出,在类似

冲突案件中给予商标权利人充分的法律保护成为业界的共识,在这次颁布的新商标法中,终于设置了解决关于商标企业名称冲突的条款,新法第五十八条规定:将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依造《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

从规范性文件到行政法规再上升到法律,新商标法给商标权利人给予了更高层次的法律保护,新法五十八条保护的对象包括所有的注册商标权利人以及未注册的驰名商标所有人,保护的对象是比较广泛的,但此条款不能简单的理解为不能使用他人的注册商标作为企业字号。

99年81号文件对商标权利人给予保护的要件是引起“他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆(包括混淆的可能性)”,而新法五十八的构成要件是“误导公众“,这使商标权利人要求制止侵权时提交的证据要求不一样,前者需证明有客观事实或可能,新法则需要证明有主观故意,两者是有差异的。

商标和企业名称的冲突,构成不正当竞争行为的,应当按照《中华人民共和国反不正当竞争法》来处理,这一点不会有争议,但反不正当竞争法自1993年实施以来二十年不变,法律界提出修法的呼声比较高,一个根本的原因是现行《反不正当竞争法》只列举了11种不正当竞争行为,大量新出现的不正当竞争行为无法纳入到现行法律的调整范围,与之形成对比的是1993年修改的商标法至今已经做出了两次修改。新商标法的这一条款,可能表明《反不正当竞争法》的修改将有实质性的进展。

此条还有另一个问题,依照《反不正当竞争法》,商标权利人不能要求工商机关撤销引起不正当竞争行为的企业名称,不出意外的话,相应条款应当出现在与新法相对应的实施条例中,新实施条例是否明确规定商标注册人均有权要求撤销侵权企业名称令人期待。

八、禁止抢注因业务往来等关系明知他人已经在先使用的商标

新《商标法》第十五条增加第二款:“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出

异议的,不予注册。”

增加此条款的目的主要在于防止将他人已经在先使用的商标抢先进行注册,此修改在原商标法基础之上进一步加大了对已使用但未注册商标的保护力度,能够在一定程度上遏制频发的商标抢注现象。

九、增加惩罚性赔偿的规定,提高侵权赔偿额

新《商标法》引入了惩罚性赔偿制度,规定对恶意侵犯商标专用权、情节严重的,可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者注册商标使用许可费的1到3倍的范围内确定赔偿数额。同时,新《商标法》还将在上述三种依据都无法查清的情况下法院可以酌情决定的法定赔偿额上限从50万元提高到300万元。

十、增加侵权人举证责任

新《商标法》规定在商标侵权诉讼中,人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料,侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定侵权赔偿数额。

此举大大减轻了商标权利人在主张侵权赔偿时的举证负担,使人民法院在确定赔偿数额时更有法可依,对打击商标侵权行为具有积极意义。

十一、被抢注商标侵权与赔偿

针对目前抢注商标不当获利较为突出的现状,新商标法设置了一项前所未有的条款,商标法第五十九条规定:

商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

此项条款新增了一种注册商标权利人不能制止他人使用相同相似商标的情形,对于商标被抢注的企业来讲,此条是有利的,但对于商标注册人来讲,此条

会加大商标维权的难度,实践中,很多企业,特别是中小企业是在生产经营达到一定规模后才申请注册商标,商标申请的时间大大晚于使用的时间,甚至商标具有一定知名度之后才开始申请,在新法的环境下,这些申请人能够从容应对商标抢注,但是如果没有被抢注,而是商标顺利注册,在特定条件下,商标权利人可能不能制止他人使用相同和相似商标,不能享有注册商标的专用权利。

解决此种困局,一些商标申请人需要改变申请观念,即在商标设计好还未使用时即提出注册申请,以获得更早的申请日,有助于注册后的维权工作。

新商标法虽然将法定的侵权赔偿额由“五十万元以下”修改为“三百万元以下”,即权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者商标使用许可费难以确定的情况下,由法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿,但新商标法也新设置了一项不予赔偿的条款,新法六十四条规定:注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。

新法此条的本意是在遏制目前较为突出的抢注他人商标索赔牟利的问题,但实施起来必然引发的问题是商标权利人索赔时增加了近三年实际使用的举证义务,从时间看,商标使用的证据好装备,但时间证据相对较难,常见的商品实物、商品包装都难以证明产生的时间,不能提供合格的三年内的使用证据导致商标被撤销的案例时有发生。

新商标法的此项条款,可能使商标使用证据成为商标索赔的先决条件,商标权利人应当注重对使用证据,特别是带时间的使用证据的收集和保存,常见的能证明使用时间的证据主要包括合同、发票以及报纸、杂志上刊登的广告,合同、发票虽然是常见的证据,但很多企业在这些证据上不使用商标导致证据无效,在新法的环境下,在合同和发票上需要注明和商标注册证一致的商标名称变得极其重要。

十二、加强对商标代理组织的规范

近年来商标代理市场乱象丛生,饱受诟病,新《商标法》增加了商标代理组织从事商标代理业务应当遵循诚实信用原则的内容,商标代理行业组织对违反行业自律规范的会员可实行惩戒并记入信用档案。另外,新《商标法》还规定了对于商标代理组织或者商标代理人违反诚实信用原则,侵害委托人合法利益的,应当依法承担民事责任。

《商标法》增加上述规定将有助于商标代理组织行业的自我规范和良性发展。日后当事人一旦发现商标代理组织或者代理人有任何不诚信、不正当手段时,均可向工商行政部门或者商标代理行业组织进行投诉和反映,若给当事人造成损失的,还有权依据新《商标法》要求代理组织赔偿。


文章分类: 知识产权
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